专利侵权案抗辩方法探析（上） ——以一起医疗器械实用新型专利侵权案为例
□ 广东诚公律师事务所 黄清华
编者按：专利侵权判定原则和赔偿标准是医药专利保护的核心问题。本文通过剖析实践中发生的器械案例，从代理人的角度，讨论了全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和多余指定原则的适用和相关抗辩方法，以及不同类型案件赔偿标准的掌握。本版分三期刊登此文，希望对我国制药企业和新药研发机构了解专利侵权纠纷诉讼及专利侵权抗辩的相关知识有所帮助。
专利侵权案分析与抗辩有其特有的“套路”或曰思维方式，下面，笔者以一起医疗器械实用新型专利侵权案为例，探讨专利案件的分析和抗辩方法。
案情简介
原告林某是某医学院的讲师，发明了一种新型的医疗器械——一次性阴道扩张器，并于2005年12月19日获得了国家专利局授予的专利号为“04218939.8”的“阴道扩张器”实用新型专利。其权利要求书载明，该项专利的主要技术特征为：扩张固定结构由钩和扣组成，扣体上设有供钩滑行的斜面，且钩和扣中应有一件具有弹性。2008年4月18日，林某与某钢管厂签订了关于此项专利的实施许可合同，合同约定由某钢管厂一次性支付给林某技术转让费100万元，林某于签约当天悉数收款。
, 百拇医药
2009年上半年，被告某市医疗器械厂开始生产、销售名称为“一次性使用双翼阴道扩张器”的产品，原告林某于同年8月在其所在医学院附属二院，发现该产品被使用于临床。2009年11月8日，林某以未经其许可为由，向×市中级人民法院起诉，要求被告某市医疗器械厂停止侵权，并赔偿经济损失100万元。
庭审结果
法院审理认为，被告生产、销售的“一次性使用双翼阴道扩张器”，其技术特征完全落在原告实用新型专利——“阴道扩张器”的权利要求书的保护范围之内；被告未经原告许可生产、销售其专利产品，侵犯了原告的专利权。鉴于原告曾以100万元技术转让费将其专利技术转让他人实施，依照我国《专利法》的有关规定，并参照该项专利转让费数额，法院于2010年3月19日作出一审判决，判令被告停止侵权，并赔偿原告经济损失75万元。
被告不服一审判决上诉，二审法院判决维持原判、驳回上诉。
, 百拇医药
分析意见
本案是一起未经权利人许可生产、销售他人实用新型专利的侵权案件。分析这一类型案件，关键要把握好两个问题：一是如何判断是否构成专利侵权；二是如何确定赔偿方法和标准。对前一个问题的分析，在诉讼准备过程中，为了赢得专利侵权诉讼，原告应当分析被告可能采取的抗辩措施是否能够成立，进而准备好有针对性的反制措施。
判断是否构成侵权又有两大任务，先是依专利侵权判定原则判断是否构成(实质)侵权，在此基础上，还要解决侵权的形式问题。被告对这两个问题的抗辩，可视具体案情分别以不侵权抗辩、专利无效抗辩、公知技术抗辩、诉讼主体资格抗辩、依法免责抗辩(如权利用尽、先用权、科研目的、临时过境)、合同利益抗辩、超过诉讼期限抗辩、禁止反悔原则抗辩等抗辩技术进行对抗。此外，被告还可以(能)在下列层面，针对原告的具体指控，进行更有针对性的对抗。
依全面覆盖原则认定及其抗辩
, http://www.100md.com
《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该条是我国关于专利侵权判定的最基本的原则和法律依据，学术界称之为“全面覆盖原则”。
根据该条规定，对于讼争的专利侵权案件，在认定是否构成侵权时，首先应把被控侵权产品与受法律保护的专利技术，它们的技术特征进行对比。如果被控侵权产品的全部必要技术特征，均落入了受保护专利技术的必要技术特征的保护范围，或者说，如果被控侵权产品的技术特征覆盖了受保护专利技术的全部必要技术特征，就可以认定侵权成立，行为人需要承担侵权责任。
为此，代理人应提请人民法院根据受保护专利技术权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定《专利法》第五十九条第一款规定的权利要求，即要求保护那些技术特征，界定它们的内容。
对于权利要求的理解有争议的，还可提请法院运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，应从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，还可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。因此，在诉讼准备阶段，双方就应当做好相关证据材料的收集。
, 百拇医药
对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，应当提请法院结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。应当注意的是，在侵犯专利权纠纷案件中，法院不会或不应支持权利人将权利要求中未记载、仅在说明书或者附图中描述的技术方案纳入专利权保护范围的案件。
按照这一法律原则，一项发明或者实用新型专利申请被授予专利权后，权利要求书既是确定发明或者实用新型专利权(保护)范围的根据，也是判定他人是否侵权的根据。本案中，被告未经原告许可生产、销售的“一次性使用双翼阴道扩张器”，其技术特征完全在原告《“阴道扩张器”实用新型专利权利要求书》的保护范围之内，即：(1)扩张固定结构由钩和扣组成；(2)扣体上设有供钩滑行的斜面；(3)钩和扣中应有一件具有弹性。因此，法院认定被告的行为已构成专利侵权是完全正确的。
在诉讼实务中，对于原告满足全面覆盖原则的侵权指控，被告在运用以上抗辩理由的同时，可考虑以权利保护范围不清楚、证据不可信性、发明实际范围、充分公开原则和撰写失误责任，这些抗辩角度和法律技术作深入应对。
需要说明的是，基于全面覆盖原则，只要是被侵权专利技术的任意一项必要技术特征没有被覆盖，或者说，如果被控侵权产品或方法的必要技术特征，并没有完全覆盖受保护专利技术全部必要的技术特征，并且，按照等同原则和禁止反悔原则作进一步的审查后，仍不能作出这一认定的，则侵权不成立。
, 百拇医药
编者按：专利侵权判定原则和赔偿标准是医药专利保护的核心问题。本文通过剖析实践中发生的器械案例，从代理人的角度，讨论了全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和多余指定原则的适用和相关抗辩方法，以及不同类型案件赔偿标准的掌握。本版分三期刊登此文，希望对我国制药企业和新药研发机构了解专利侵权纠纷诉讼及专利侵权抗辩的相关知识有所帮助。
专利侵权案分析与抗辩有其特有的“套路”或曰思维方式，下面，笔者以一起医疗器械实用新型专利侵权案为例，探讨专利案件的分析和抗辩方法。
案情简介
原告林某是某医学院的讲师，发明了一种新型的医疗器械——一次性阴道扩张器，并于2005年12月19日获得了国家专利局授予的专利号为“04218939.8”的“阴道扩张器”实用新型专利。其权利要求书载明，该项专利的主要技术特征为：扩张固定结构由钩和扣组成，扣体上设有供钩滑行的斜面，且钩和扣中应有一件具有弹性。2008年4月18日，林某与某钢管厂签订了关于此项专利的实施许可合同，合同约定由某钢管厂一次性支付给林某技术转让费100万元，林某于签约当天悉数收款。
, 百拇医药
2009年上半年，被告某市医疗器械厂开始生产、销售名称为“一次性使用双翼阴道扩张器”的产品，原告林某于同年8月在其所在医学院附属二院，发现该产品被使用于临床。2009年11月8日，林某以未经其许可为由，向×市中级人民法院起诉，要求被告某市医疗器械厂停止侵权，并赔偿经济损失100万元。
庭审结果
法院审理认为，被告生产、销售的“一次性使用双翼阴道扩张器”，其技术特征完全落在原告实用新型专利——“阴道扩张器”的权利要求书的保护范围之内；被告未经原告许可生产、销售其专利产品，侵犯了原告的专利权。鉴于原告曾以100万元技术转让费将其专利技术转让他人实施，依照我国《专利法》的有关规定，并参照该项专利转让费数额，法院于2010年3月19日作出一审判决，判令被告停止侵权，并赔偿原告经济损失75万元。
被告不服一审判决上诉，二审法院判决维持原判、驳回上诉。
, 百拇医药
分析意见
本案是一起未经权利人许可生产、销售他人实用新型专利的侵权案件。分析这一类型案件，关键要把握好两个问题：一是如何判断是否构成专利侵权；二是如何确定赔偿方法和标准。对前一个问题的分析，在诉讼准备过程中，为了赢得专利侵权诉讼，原告应当分析被告可能采取的抗辩措施是否能够成立，进而准备好有针对性的反制措施。
判断是否构成侵权又有两大任务，先是依专利侵权判定原则判断是否构成(实质)侵权，在此基础上，还要解决侵权的形式问题。被告对这两个问题的抗辩，可视具体案情分别以不侵权抗辩、专利无效抗辩、公知技术抗辩、诉讼主体资格抗辩、依法免责抗辩(如权利用尽、先用权、科研目的、临时过境)、合同利益抗辩、超过诉讼期限抗辩、禁止反悔原则抗辩等抗辩技术进行对抗。此外，被告还可以(能)在下列层面，针对原告的具体指控，进行更有针对性的对抗。
依全面覆盖原则认定及其抗辩
, http://www.100md.com
《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该条是我国关于专利侵权判定的最基本的原则和法律依据，学术界称之为“全面覆盖原则”。
根据该条规定，对于讼争的专利侵权案件，在认定是否构成侵权时，首先应把被控侵权产品与受法律保护的专利技术，它们的技术特征进行对比。如果被控侵权产品的全部必要技术特征，均落入了受保护专利技术的必要技术特征的保护范围，或者说，如果被控侵权产品的技术特征覆盖了受保护专利技术的全部必要技术特征，就可以认定侵权成立，行为人需要承担侵权责任。
为此，代理人应提请人民法院根据受保护专利技术权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定《专利法》第五十九条第一款规定的权利要求，即要求保护那些技术特征，界定它们的内容。
对于权利要求的理解有争议的，还可提请法院运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，应从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，还可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。因此，在诉讼准备阶段，双方就应当做好相关证据材料的收集。
, 百拇医药
对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，应当提请法院结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。应当注意的是，在侵犯专利权纠纷案件中，法院不会或不应支持权利人将权利要求中未记载、仅在说明书或者附图中描述的技术方案纳入专利权保护范围的案件。
按照这一法律原则，一项发明或者实用新型专利申请被授予专利权后，权利要求书既是确定发明或者实用新型专利权(保护)范围的根据，也是判定他人是否侵权的根据。本案中，被告未经原告许可生产、销售的“一次性使用双翼阴道扩张器”，其技术特征完全在原告《“阴道扩张器”实用新型专利权利要求书》的保护范围之内，即：(1)扩张固定结构由钩和扣组成；(2)扣体上设有供钩滑行的斜面；(3)钩和扣中应有一件具有弹性。因此，法院认定被告的行为已构成专利侵权是完全正确的。
在诉讼实务中，对于原告满足全面覆盖原则的侵权指控，被告在运用以上抗辩理由的同时，可考虑以权利保护范围不清楚、证据不可信性、发明实际范围、充分公开原则和撰写失误责任，这些抗辩角度和法律技术作深入应对。
需要说明的是，基于全面覆盖原则，只要是被侵权专利技术的任意一项必要技术特征没有被覆盖，或者说，如果被控侵权产品或方法的必要技术特征，并没有完全覆盖受保护专利技术全部必要的技术特征，并且，按照等同原则和禁止反悔原则作进一步的审查后，仍不能作出这一认定的，则侵权不成立。
, 百拇医药